【基本案情】

鳄鱼恤公司诉称，2010年8月18日，利富公司通过拱北海关隶属九洲海关申报出口男装衬衫，涉嫌侵害其“CROCODILE”商标专用权，请求判令利富公司：（1）立即停止侵害鳄鱼恤公司商标权的行为；（2）赔偿鳄鱼恤公司损失50万元；（3）承担本案诉讼费用。

利富公司辩称：被诉侵权商标与鳄鱼恤公司商标在整体外观上的差别非常明显，而且被诉侵权商标与鳄鱼恤公司商标不会引起中国相关公众的混淆误认，因此不构成近似商标。利富公司所加工的产品只停留在生产领域未进入流通领域，未实施商标侵权行为。故请求驳回鳄鱼恤公司的全部诉讼请求。

本案的基本案情是：鳄鱼恤公司是我国第246898号“CROCODILE”商标注册人，该商标核定使用商品为第25类（包括衬衫；裤子；汗衫及其它衣服等商品），有效期续展至2016年3月29日。

利富公司于1992年8月4日注册成立，其经营范围包括：生产服装及服装洗水，产品百分之九十外销（化纤服装百分之百外销）。Yamato公司和 Kumbo公司均为依日本国法律在日本设立的公司法人。Yamato公司系本案被诉侵权商标在日本国的商标权人，Yamato公司自2009年1月1日至2010年12月31日期间授权Kumbo公司寻找工厂生产加工带有被诉侵权商标的男款衬衫，Kurabo公司授权利富公司加工，并提供全部产品原料以及辅料。2010年8月18日，利富公司通过拱北海关隶属九洲海关申报出口男装衬衫1996件（目的地：日本），总价18540.3美元。利富公司申报出口的上述男装衬衫上带有“Crocodile +鳄鱼图形”组合商标（即被诉侵权商标），其中文字部分“Crocodile”与鳄鱼恤公司主张的“CROCODILE”商标含义相同，但部分英文字母的大小写不同，字体、色彩也存在一定差异。

【裁判结果】

一审法院认为：根据商标法规定，未经商标注册人许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，构成侵害注册商标专用权。被诉侵权商标虽为文字图形组合商标，但其中起显著识别作用的文字部分“Crocodile”英文与鳄鱼恤公司主张的文字商标区别仅为部分英文字母的大小写不同，而含义完全相同。从整体上看，虽然两者的字体、色彩存在一定差异，但完全有可能造成相关公众的混淆或误认。因此，被诉侵权商标与鳄鱼恤公司第246898号“CROCODILE”注册商标构成近似。利富公司未经鳄鱼恤公司许可，在同一种商品上使用了与其注册商标近似商标，属于侵害注册商标专用权的行为；利富公司出口被诉侵权商品的行为亦侵害了鳄鱼恤公司的注册商标专用权。利富公司辩称其行为属于涉外定牌加工出口行为，但是基于商标权地域性特征，Yamato公司对被诉侵权商标仅在日本国内享有注册商标专用权，在中国境内并不享有注册商标专用权，并且被诉侵权商品的制造地及交付地均在中国境内，在利富公司不能举证证明其使用被诉侵权商标属于正当使用的情况下，应当认定利富公司的行为侵害了鳄鱼恤公司在中国境内对“CROCODILE”商标享有的专用权，依法应承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。一审法院遂根据《民法通则》第一百一十八条，《商标法》第五十二条第（一）项、第（二）项、第五十六条第二款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条、第十六条之规定，判决：一、利富公司立即停止侵害鳄鱼恤公司第246898号“CROCODILE”注册商标专用权的行为。二、利富公司于判决生效后十日内赔偿鳄鱼恤公司经济损失30万元。

利富公司不服一审判决，提起上诉称：被诉侵权商标与鳄鱼恤公司商标不构成近似商标；利富公司未实施商标侵权行为其在涉案产品上贴附商标的行为仅是以完成承揽加工合同为目的，而非在中国境内区分商品来源，不应视为商标法规定的商标法意义上的商标“使用”行为；一审判决确定的赔偿数额过高。涉外定牌加工企业仅赚取微薄的加工费，如果判定侵权成立并承担巨额赔偿，会使加工企业遭受毁灭性的打击。

鳄鱼恤公司辩称：被诉侵权商标与鳄鱼恤公司商标构成相近似；在中国大陆地区，未经商标权人许可，在同类商品上使用相近似商标就构成侵权；一审判决确定的赔偿数额符合法定赔偿的标准，是适当的。一审判决正确，请求二审法院予以维持。

二审法院认为二审的焦点问题，一是利富公司被诉侵权行为的性质；二是被诉侵权商标与鳄鱼恤公司请求保护的注册商标是否近似、利富公司是否侵害鳄鱼恤公司注册商标专用权。

1.关于利富公司被诉侵权行为的性质问题

二审法院认为，所谓“涉外定牌加工”，是指国外注册商标的权利人委托国内生产厂家生产使用该商标的产品，该产品全部销往国外而不在中国境内销售。从本案案情看，首先，利富公司向法院提交了的相关证据可以证实，利富公司系接受国外商标权人委托和指示，在中国境内生产加工衬衫，并将国外商标权人的商标标识缝制在衬衫上，按照国外委托人的指示报关出口，不在中国境内销售。其次，利富公司并非商标许可合同的被许可人。由于涉案衬衫全部出口，涉案衬衫在何地销售、如何销售均由委托人Yamato公司控制，被诉侵权商标的实际使用人系Yamato公司。二审法院认为，利富公司根据日本国注册商标权人Yamato公司的委托，在国内生产使用该商标的产品，该产品全部销往国外而不在中国境内销售，属于涉外定牌加工行为。

2.关于被诉侵权商标与鳄鱼恤公司请求保护的注册商标是否近似、利富公司是否侵害鳄鱼恤公司注册商标专用权的问题

二审法院认为，商标的基本功能是区分商品或服务来源，侵害商标权的本质就是对商标识别功能的损害，使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。

根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款的相关规定，认定被诉侵权商标与请求保护的注册商标是否构成近似商标，不仅要根据文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色等要素对其近似性进行判断，还要根据案件的具体情况，综合考虑是否易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与注册商标的商品有特定的联系。人民法院在判断是否构成未经商标注册人许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的侵权行为时，除在同一种商品上使用相同商标的情形外，对其他情形均需要考虑混淆因素。因此，侵犯注册商标专用权意义上的商标近似应当是指混淆性近似，即足以造成市场混淆的近似。

值得注意的是，利富公司在本案中的行为属于涉外定牌加工行为。关于涉外定牌加工行为是否构成侵权的问题，目前我国法律及司法解释并无明确规定。二审法院认为，在司法实践中不宜将涉外定牌加工行为一概认定为侵权或不侵权，而应区别案件的具体情况予以处理。就本案而言，首先，鳄鱼恤公司主张保护的“CROCODILE”注册商标，与被诉侵权商标“Crocodile”英文加鳄鱼图形组成的组合商标并不相同。利富公司在接受委托加工时，审查了委托人Yamato公司在日本国的商标注册证书，在判断该商标是否会构成侵权时，即使对相关商标的注册情况予以检索，也不易判断该商标是否对鳄鱼恤公司“CROCODILE”注册商标构成侵权。因此，利富公司在履行必要注意义务后，按照订单进行加工，并无侵害鳄鱼恤公司注册商标的故意。其次，利富公司在产品上标注被诉侵权商标的行为，形式上虽由加工方实施，但实质上是基于有权使用被诉侵权商标的日本Yamato公司的明确委托，而且受委托定牌加工出口的产品全部销往日本国。因此，被诉侵权商标只能在日本国市场发挥其区别商品来源的功能，日本国消费者可以通过该商标区分商品来源为Yamato公司。涉案产品并未在中国市场实际销售，涉案产品的被诉侵权商标并未在中国国内市场发挥识别商品来源的功能，中国国内相关公众不存在对该商品的来源发生混淆和误认的客观基础，鳄鱼恤公司的中国市场份额也不会因此被不正当挤占，其注册商标的商标识别功能并未受到损害。法院综合考虑被诉侵权人的主观意图、注册商标与被控侵权商标使用状况等相关因素后认为，被诉侵权商标与鳄鱼恤公司注册商标不足以造成相关公众的混淆、误认，不构成侵犯注册商标专用权意义上的商标近似。利富公司的涉外定牌加工行为没有侵害鳄鱼恤公司的注册商标专用权。

综上所述，原审判决认定事实清楚，但适用法律错误，利富公司的上诉理由可以成立。二审法院遂依据《民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（二）项、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条第二款之规定，判决：一、撤销一审判决；二、驳回鳄鱼恤公司的全部诉讼请求。

【律师评析】

本案争议的焦点问题是：涉外定牌加工行为是否构成侵害注册商标专用权？法院在进行个案审查时，应当综合考虑哪些因素？

—、“定牌加工”的法律性质以及各地法院的司法实践

定牌加工是指加工方根据约定，为定作方加工使用特定商标或品牌的商品并将该商品交付给定作方，定作方根据约定向加工方支付加工费的贸易方式。我国又称贴牌加工。根据《合同法》规定，定牌加工当事人之间形成加工承揽法律关系，即承揽方按照定作方的要求完成一定的工作，定作方接受承揽方完成的工作成果并给付约定报酬。

定牌加工行为在司法实践中引起争议的，主要是涉外定牌加工，即在来料加工、来样加工、来件装配等业务中，境外注册商标的权利人委托国内加工方生产标注该商标的产品，该产品全部出口到境外而不在中国境内销售的情况。根据这一定义，涉外定牌加工应包含以下构成要件：（1）境外的委托人在其本国或者商品销售国拥有真实有效商标权或者商标许可使用权；（2）中国的注册商标与境外委托人的商标相同或者近似，且定牌使用的商品类别与中国注册商标核定使用的类别相同或者类似；（3）中国定牌加工方根据委托完成加工后，产品全部出口交付给境外的委托方，不在中国境内进行销售。

关于涉外定牌加工是否构成侵权，法律和司法解释均未明确规定。各地法院在司法实践中形成了不少观点迥异的判例。

2011年3月，上海浦东新区法院判决“无锡艾弗国际贸易有限公司诉鳄鱼恤有限公司确认不侵权案”的原告胜诉，主要理由是定牌加工者在加工产品之前获得境外商标权人的委托，并且所有定牌加工产品都用于出口交付给委托人，而不是在中国实际销售，不存在中国消费者对该商品来源发生混淆和误认的可能，因此认定不侵权。这一判决被上海市第一中级法院维持。此前在“上海申达音响电子公司诉玖丽得电子公司商标侵权案”中，上海市第一中级人民法院也以相似的理由判决被告的行为不构成商标侵权。

而在“美国耐克国际有限公司诉浙江省嘉兴市银兴制衣厂等商标侵权纠纷案”、“宁波保税区瑞宝国际贸易有限公司诉慈溪市永胜轴承有限公司商标侵权案”、“佛山泓信贸易公司诉广州海关行政处罚案”中，法院均认定涉外定牌加工方的行为构成侵权，应承担停止侵权、损害赔偿等侵权责任。近几年认定定牌加工方构成侵权的理由主要有两个：一是根据我国《商标法》第52条第1款和第2款，未经商标权人许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为和销售侵犯注册商标专用权商品的行为属于侵权行为；二是商标权具有地域性，委托人虽然在其本国享有商标权，但是其商标没有在中国注册，因此在中国不享有商标专用权，在中国使用商标即构成对中国注册商标权的侵犯。这些观点一度成为法院的主流观点，本案一审判决也是采纳这种观点。

而作为知识产权审判风向标的北京法院的观点则耐人寻味。2004年2月18日北京市高级人民法院制定《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》，对“受境外商标权人委托定牌加工的商品仅用于出口，其商标与权利人的注册商标相同或者近似的，其行为是否构成侵权?”明确答复，“造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提。定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权。”这一观点受到王迁等知名学者的充分肯定。但是，2006年3月7日，该院在《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（京高法发[2006]68号）第21条“承揽加工带有他人注册商标的商品是否构成商标侵权”中规定：“承揽加工带有他人注册商标的商品的，承揽人应当对定作人是否享有注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的，承揽人与定作人构成共同侵权，应当与定作人共同承担损害赔偿等责任。承揽人不知道是侵犯注册商标专用权的商品，并能够提供定作人及其商标权利证明的，不承担损害赔偿责任。”修订了自己的观点，为承揽人设定了审查是否侵权的注意义务，违反义务的承担共同侵权责任，同时规定了承揽人免除赔偿责任的条件。

笔者认为，知识产权问题不仅是法律问题，更涉及国家宏观经济政策问题。法院在确定“涉外定牌加工”是否合法时，要综合考量各种因素。改革开放以来，定牌加工的贸易方式逐渐在我国兴起，广东、浙江、福建等沿海省份，都有大量企业从事定牌加工业务。中国作为“世界工厂”的状况不可能在短期内根本改变。应当看到，“涉外定牌加工”不仅增加我国的外汇收入，扩大了就业，而且通过这一平台，为我国加工企业自身的升级发展创造了条件。如格兰仕、TCL和长城等企业通过多年为国外厂家定牌加工，学习先进经验，自我更新换代，从而发展壮大成著名企业。如果仅以“涉外定牌加工”过分依赖于国外的技术和市场，主要集中在服装、玩具、低端电子产品等劳动密集型行业为理由，限制和打击定牌加工企业，以期促使我国的加工企业尽快转型升级，显然有悖中国国情。特别是我国在出口环节放弃国际公认做法，即以进口国或者商品销售地国的法律为侵权判断标准，改以我国（出口国）的法律为判断标准，导致我国的商标保护水平甚至高于许多发达国家。这样的规定是否适当，值得反思。

二、依据商标混淆理论判决本案的深层思考

目前，认为“涉外定牌加工”不构成侵权的理由，可以归纳为三种观点：

1.对商标的“使用”应当是以销售为目的的使用。“涉外定牌加工”企业自己并不销售加工产品，而是将产品全部交付委托人，因此，加工行为不属于商标法意义上的商标使用。该观点援引我国台湾地区、德国、美国、英国的《商标法》规定，认为商标的使用，应当是一种商业行为，无论是将商标用于商品、商品包装、容器及商品交易文书、广告宣传、展览，其最终目的是为了销售。如果不是为了销售的使用，就不是商标法意义上的商标使用。但是这种观点无法逾越的法律障碍，是我国《商标法实施条例》第3条规定：商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。该条例并没有把商标的使用限定为以销售为目的，因此，这种观点目前只能停留在理论探讨阶段。

2.只有在商品销售地，才会发生挤占商标权人市场，损害商标权人利益的情形。“涉外定牌加工”中的加工方按照委托人的要求加工产品，该产品全部出口交付给委托人而不在境内销售，不会对境内商标权人的利益造成损害。

该观点援引《联合国国际货物销售合同公约》第42条第1款的规定，认为在国际货物买卖中涉及到知识产权纠纷的，第三方的权利主张必须以买方营业地国家的法律为基础。之所以这样规定，是因为只有在货物的销售地，才会发生挤占权利人市场，损害权利人利益的问题。而在出卖人的国家，不存在货物销售，因此不会挤占权利人的市场，损害权利人的利益，也不会发生消费者混淆的问题，因此，权利人不能以出卖人国家的法律为根据主张权利。我国是《联合国国际货物销售合同公约》的成员国，理应把握保护知识产权的真诸，从实质上领会知识产权的地域性。但是该观点的薄弱之处也显而易见，《联合国国际货物销售合同公约》的适用范围是货物买卖合同，而“涉外定牌加工”属于加工承揽合同，即使按照举重以明轻的道理，推断出后者更应该享受这种保护，可以参照适用公约的规定，但能否直接应用于司法实践仍值得探讨。因此，上述两种观点虽然各有道理，但因均涉及对现行法律的修改完善，无法在司法实践中被采纳。

3.商标最重要的功能是识别功能，使消费者通过商标将相同或类似商品或服务的提供者区分开来。与之相适应的，商标侵权的核心是混淆理论，即在同种商品上使用近似商标、在类似商品上使用相同或近似商标都必须以“可能导致混淆”作为构成直接侵犯商标权的条件。“涉外定牌加工”是基于境外有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆和误认，因此不构成侵权。该观点依据世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协定》、《欧共体商标一号指令》等国际公约以及美国等国法律，认为除了在相同的商品或服务上使用相同的商标时，可以推定为存在混淆的可能外。在同种商品上使用近似商标、在类似商品上使用相同或近似商标都必须以“可能导致混淆”作为构成直接侵犯商标权的条件。虽然我国《商标法》未将“可能导致混淆”作为侵权构成要件是一大缺憾，但是最高人民法院通过司法解释和典型判例还是在一定程度上弥补了这一立法缺陷。如《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中，明确以消费者“误认”或“混淆”作为判断商标是否“近似”，以及商品是否“类似”的依据。而在“（法国）拉科斯特股份有限公司与（新加坡）鳄鱼国际机构私人有限公司等商标侵权案中，明确指出侵犯注册商标专用权意义上的商标近似是指混淆性近似，即足以造成市场混淆的近似。

正是考虑到引入混淆理论是商标法发展的趋势，而且有司法解释的规定作为依据，广东高院最终认定，根据本案具体案情，“涉外定牌加工”商标与注册商标虽属于同类商品，但不是相同商标；委托人在其本国享有合法商标权；受委托加工产品全部出口交付给委托人，不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆和误认，因此被诉商标与注册商标不相近似，不构成侵权。这是广东高院在司法实践中突破旧有观念迈出的一大步。尤为重要的是，判决书明确指出，对“涉外定牌加工”不应一概认定为侵权或不侵权，而是要考虑个案的具体情况加以分析。笔者认为，在处理类似案件时，应当考虑的因素包括：

1.商品或服务的类别和近似程度。对于在相同的商品或服务上使用相同的商标时，根据TRIPS协议第1款的规定，应推定有可能产生混淆，可以直接认定侵权成立。而在同种商品上使用不相同商标、在类似商品上使用相同或不相同的商标时，则应当继续判断是否“可能导致混淆”，以确定商标是否构成近似，是否构成侵权。

2.加工方对定牌加工委托方的商标权等相关情况是否尽到合理审查义务。为了杜绝“定牌加工”中仿冒国际品牌，引发国际纠纷等现象，定牌加工委托方委托定牌加工的商标在注册国的真实性和有效性，对判断定牌加工的合法性有重要意义。如果加工方提交了委托方的主体资格证明、注册商标状况、委托加工合同等法律文件，可以确定加工方尽到了合理审查义务，主观上没有侵权故意。

3.加工的产品是否全部出口交付给境外的委托方，不在中国境内进行销售。注册商标权人最担心的就是定牌加工产品并未全部出口，而是在委托加工合同确定的数额之外，又生产额外产品流入国内市场。因此，如果注册商标权人提供涉外定牌加工方有出口行为之外的其他销售行为，不能免除其侵权责任。

4.加工方是否有逃避法律责任的情况。在实践中，有的加工方伪造定牌加工合同；有的委托方和加工方是同一企业，却有不同的法人身份；有的委托方为了逃避法律责任，往往注册为境外企业，当其侵权行为在我国内地被查处时，便把责任全部推给加工方。因此，在审理“涉外定牌加工”案件时要非常审慎，不能一概而论。从这个意义上讲，笔者赞同北京高院2006年出台的《解答》针对此类问题要求根据个案的具体情况区别处理的原则，但是对加工方必须停止侵权的观点持保留态度。