【基本案情】

原告：广东奧飞动漫文化股份有限公司（以下简称奧飞公司）

被告：戴波，个体工商户

原告奧飞公司与案外人广东奥迪动漫玩具有限公司（简称奧迪公司）共同为“玩具枪（流星）”的外观设计专利权人。专利号为ZL200830054252.8，专利申请日为2008年7月22日，授权公告日为2009年3月18日。2011年8月10日，国家知识产权局出具证书号为896883的《专利登记簿副本》载明，涉案专利处于有效状态，年费已缴纳至2012年7月21日。2010年1月1日，原告奧飞公司与奥迪公司签订知识产权协议书，约定涉及双方共有知识产权的保护事务，由原告奧飞公司全权代理。2010年12月28日，重庆市江北公证处出具（2010）渝江证字第25772号公证书记载：2010年10月20日，江北公证处公证员随同原告委托代理人指定的购买人李娅来到重庆市渝中区朝天门市场银星18区9027号的“友利达玩具店”，在该玩具店内购买了包括玩具枪（流星）在内的“铠甲勇士”系列玩具4件，并取得单据1张。在庭审过程中，法院打开公证封存实物进行比对，被控侵权产品的外观设计与原告享有外观设计专利权的“玩具枪（流星）”的视图相对比，两者整体视觉效果没有实质性差异。

原告奧飞公司诉称：原告是中国目前最具实力和发展潜力的动漫文化产业集团公司之一，《铠甲勇士》系原告投入巨资拍摄的优秀影视作品，在全国100余家电视台播放，投入大量广告和宣传。原告将《铠甲勇士》系列玩具向国家知识产权局申请外观设计专利，获得授权后即实施上述专利，将专利产品投放市场，凭借《铠甲勇士》影视作品奠定的良好知名度，取得了较好的市场经济效益。原告发现被告销售的玩具与原告享有专利权的“玩具枪（流星）”外观设计专利相同，构成了对原告专利权的侵害。原告请求判令被告：（1）立即停止侵犯原告专利权的行为；（2）立即销毁所有侵权产品、半成品、专用零配件、相关包装盒等；（3）在《重庆晨报》、《重庆商报》、《重庆晚报》、《重庆日报》醒目位置持续三个月公开发表声明向原告赔礼道歉；（4）赔偿原告经济损失3万元；（5）赔偿原告因追究其侵权责任而支付的公证费、购买侵权产品的费用、差旅费等共计2000元；（6）本案诉讼费用由被告负担。

被告戴波答辩称：被告未实施侵权行为，不应承担侵权责任。

【裁判结果】

重庆市第五中级人民法院审理认为，本案原、被告双方存在的争议焦点有：（1）原告奥飞公司是否有权就侵犯涉案外观设计专利权的行为提起诉讼；（2）被告是否侵害了原告奥飞公司的专利权；（3）被告是否应当承担责任以及应当承担何种责任。

一、原告奥飞公司是否有权就侵犯涉案外观设计专利权的行为提起诉讼

法院认为，原告与奧迪公司是“玩具枪（流星）”外观设计专利权人，其依法享有的外观设计专利权应受法律保护。奥迪公司作为涉案专利的共有权人，已授权原告全权代理知识产权保护事务，授权权限包括但不限于行使代表权以调查、收集证据、财产保全、证据保全、起诉、应诉、执行等措施，因此，原告作为涉案专利的共有权人有权就侵犯涉案外观设计专利权的行为提起诉讼。

二、被告是否侵害了原告奥飞公司的专利权

根据《专利法》第五十九条第二款规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计；《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条、第八条进一步规定，人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；在外观设计专利产品相同或者近似种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。本案中，原告外观设计专利与被控侵权产品均是玩具，属相同产品，两者用途相同，将被控侵权产品与原告外观设计专利“玩具枪（流星）”的视图相对比，两者在整体视觉效果上没有实质性差异，法院认定两者相同。因此，被控侵权产品落入了原告奧飞公司“玩具枪（流星）”外观设计专利的保护范围，侵害了原告奥飞公司的专利权。

三、被告是否应当承担责任以及应当承担何种责任

《专利法》第十一条第二款规定，外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。本案中，被告戴波销售了侵犯原告外观设计专利权的产品，构成了对原告外观设计专利权的侵犯，依法应当承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。关于赔偿损失的数额，根据《专利法》第六十五条的规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。本案中，原告未提供证据证明其自身因侵权而遭受的损失或被告因侵权获得的利益，也无涉案专利许可使用费可供参照，本院根据原告专利类型、被告侵权的情节、主观过错程度、原告为制止侵权行为支出的合理费用等因素，酌情确定被告戴波赔偿原告经济损失及合理费用1万元。关于原告要求被告销毁所有侵权产品、半成品、专用零配件、相关包装盒的诉讼请求，因原告未提供证明被告有半成品、专用零配件、相关包装盒的相关证据，故本院仅支持其要求被告戴波销毁侵权产品的诉讼请求，对原告该项其他诉讼请求不予支持；对原告要求被告赔礼道歉的诉讼请求，于法无据，本院亦不予支持。综上，依照《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十五条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十八条之规定，判决如下：

一、被告戴波立即停止销售并销毁侵犯原告奧飞公司ZL200830054252.8号“玩具枪（流星）”外观设计专利权的产品；

二、被告戴波于本判决生效后十日内赔偿原告奧飞公司经济损失及合理费用1万元；

三、驳回原告奧飞公司的其他诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未上诉，判决已发生法律效力。

【律师评析】

本案首要的争议焦点在于原告奧飞公司是否有权就侵犯涉案外观设计专利权的行为提起诉讼，本案是否应当追加专利共有人奥迪公司为共同原告。第一种观点认为，原告奧飞公司与奥迪公司共同为“玩具枪（流星）”的外观设计专利权人，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第56条规定，共有财产权受到他人侵害，部分共有权人起诉的，其他共有权人应当列为共同诉讼人。由于专利权属于无形财产权利，因此本案应当追加奥迪公司为共同原告。第二种观点认为，根据《中华人民共和国专利法》第15条规定，专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。除前款规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。针对专利侵权行为提起诉讼属于行使专利权的方式之一，是专利共有人实施专利的必然需求，在专利共有人之间没有约定的情况下，原告奥飞公司作为共有人之一单独提起专利侵权诉讼，不会影响其他共有人的合法利益，因而不必追加专利共有人奥迪公司为共同原告。

笔者赞同第二种观点，赋予专利共有人单独提起侵权诉讼的资格符合知识产权客体无形性的本质特征，有利于鼓励专利共有人实施专利和对专利权主动进行保护。

一、共有制度没有限制共有人单独提起侵权诉讼

共有制度源于物权制度。根据一物一权原则，共有人对共有物共同享有所有权，每个共有人的权利及于整个共有物。从权利行使的角度上讲，由于主体不只一个，共有物上的权利要比一般权利能够得到更为广泛的行使。共有制度确保共有人都对共有财产平等地，不分份额地享有占有、使用、收益和处分权，其中也应包括向侵权人追究法律责任的权利。为了防止部分共有人在行使权利时损害其他共有人利益，共有制度对共有人权利的行使也有所限制，如最高人民法院《关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见（试行）》第89条规定，共同共有关系存续期间部分共有人擅自处分共有财产的，一般认定无效。但笔者认为，在平等保护共有人合法权利的基础上，共有制度的宗旨是在于促进权利的充分行使。对于占有、使用、收益等权利，共有人均应有权单独行使，而针对侵权行为提起诉讼属于上述权利的延伸权利，为了确保共有人行使权利的自由，不应加以限制。另根据《物权法》第102条规定，在对外关系上，共有人享有连带债权、承担连带债务。换句话说，因为共有财产产生的损害赔偿请求权，各共有人都连带享有债权，所以也应有权单独提起侵权诉讼。

二、客体无形性特征决定了知识产权共有人可以单独提起侵权诉讼

权利客体的无形性是知识产权区别于有形产权的本质特征。动产或不动产作为有形物质，在一定的时空条件下，只能由某一个人或社会组织来实际占有或使用，部分共有人的占有、使用行为或多或少可能影响其他共有人。而一项知识产品不同，它可以为若干主体同时占有，被他们共同使用。相对于动产、不动产而言，知识产品的占有不是有形的控制，使用也没有有形的损耗，不会因为事实处分和有形交付的法律处分而消灭。换句话说，知识产权共有人人对知识产品的占有是虚拟占有而不是实际控制，弱化了知识产权的支配功能而强化了其利用功能。正因为如此，《中华人民共和国专利法》规定了在没有约定的情况下共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施专利。所以，知识产权共有人对权利客体的占有、使用、收益有更多的独立性，部分共有人针对侵权行为单独提起诉讼不会妨碍其他共有人的合法权益，比如要求侵权人停止侵权行为的诉讼请求，反而有利于所有共有人对知识产权的实施和保护。根据最高人民法院《关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第1条规定，独占实施许可合同的被许可人可以单独向人民法院提出诉前责令被申请人停止侵犯专利权行为的申请，并有权在人民法院采取停止有关行为的措施后15日内起诉。由此也可以推定，专利共有人作为比专利独占实施许可合同的被许可人享有更多权能的主体，针对专利侵权行为更应有权单独提起诉前禁令和起诉。

三、专利共有人提起的侵权诉讼不是必要共同诉讼

《中华人民共和国民事诉讼法》第119条规定，必须共同进行诉讼的当事人没有参加诉讼的，人民法院应当通知其参加诉讼。根据我国民事诉讼理论，必要共同诉讼的一个重要特征就在于有共同的诉讼标的，即诉讼标的的权利或义务是基于同一事实或法律上的原因。对于何为诉讼标的的权利义务基于同一事实或法律上的原因，我国民诉法并无明确规定。美国联邦民事诉讼规则第19条规定了两个标准：一是如果该共同当事人不加入诉讼，则其他已在诉讼中的当事人将不能得到全面的救济；二是如果该共同当事人不加入诉讼，则法院所作出的判决要么会在实质上损害该共同当事人的权益，要么使案件中的其他当事人双倍地或多倍地承担法律责任或者承担其他不恰当的法律责任。也有学者认为，必要共同诉讼是指多数当事人一方为共同诉讼人时，他们与对方当事人有共同的、不可分割的利益。它要求由多数当事人全体对起诉请求的利益有共同管理权或处分权，共同实施诉讼行为，否则这一方当事人就不适格。在专利侵权诉讼中，专利共有人单独起诉不会影响对专利权的救济，也不会损害其他共有人的权益。如前所述，由于客体的无形性特征，专利共有人在行使专利权时并不存在不可分割的利益，因而没有必要强求专利共有人全体必须参与诉讼，共同实施诉讼行为。不过，根据共有制度，专利共有人行使的是专利权整体，其获得的也应是针对侵犯整个专利权的赔偿。所以，侵权人在向部分专利共有人赔偿损失后可不再向其他共有人赔偿，以此避免被告因为同一侵权行为遭到不同专利共有人起诉而承担双倍或者多倍的法律责任。如同《中华人民共和国专利法》第15条所规定的，部分共有人许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。那么针对侵权赔偿金，其他共有人也有权要求通过起诉获得赔偿的专利共有人进行利益分配。

本案中，原告奧飞公司与案外人奧迪公司共同是外观设计“玩具枪（流星）”的专利权人。原告作为涉案专利的共有权人有权单独就侵犯涉案外观设计专利权的行为提起诉讼，不必追加另一共有人奧迪公司为共同原告。更何况本案中奧迪公司已授权原告全权代理知识产权保护事务，授权权限包括但不限于行使代表权以调查、收集证据、财产保全、证据保全、起诉、应诉、执行等措施，其中也隐含了其作为共有人同意原告单独维权的意思表示。因此，重庆市第五中级人民法院根据原告奥飞公司单独提起的侵权诉讼请求作出了判决。